새로운 제품이나 서비스를 출시할 경우, 이에 대한 브랜드명을 짓게 되며, 이에 대한 상표등록을 확보하는 것은 상표리스크를 줄이고, 브랜드가치를 높여나가는데 있어서 대단히 중요한 절차가 되겠습니다. 상표등록이 거절되는데에는 여러가지 사유들이 있겠으나 가장 대표적인 거절사유로는 기존 등록상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)과 단순히 성질을 묘사하는 (merely descriptive) 상표에 대한 거절이 있으며, 이 두가지에 대해서만이라도 미리 검토하여 브랜드명을 짓는다면 상표등록 가능성을 상당히 높일 수 있겠습니다.
기존 등록상표와의 혼동가능성이 있는가를 검토하는데에는 여러 요소들에 대해서 검토하지만 두 상표 사이에 외관, 발음 또는 뜻에 있어서 동일하거나 유사성이 있는가와 두 상표의 지정 상품 또는 서비스가 동일하거나 유사(relatedness)한가를 특히 중점적으로 보게 됩니다. 상표도 비슷하고, 지정상품/서비스도 비슷한 선행 등록상표가 있다면 혼동가능성으로 인하여 상표등록이 거절될 수 있으므로 유의하여야 하겠습니다.
그리고, 상표가 상품이나 서비스의 기능이나 특징 등을 묘사하거나 (merely descriptive), 주로 ‘성’으로 인식되거나 (primarily merely a surname), 주로 지리적 위치로 인식되는 (primarily geographically descriptive) 경우에도 이를 근거로 주등록부(principal register)에의 상표등록이 거절될 수 있으므로 이러한 상표들도 가급적 피하는게 좋겠습니다. 다만, 이러한 상표들의 경우 보조등록부 (supplemental register)에는 등록될 수도 있으므로, 주등록부에 비해서 다소 단점들이 있는 보조등록부 등록이 받아들일만한 것인지에 대해서 검토하여 상표를 채택할지 결정할 수 있겠습니다.
요즘은 전세계적으로 비즈니스가 진행되기 때문에 미국에서의 상표등록 뿐 아니라 다른 나라에서의 상표등록 가능성에 대해서도 가급적 초기에 검토해볼 것을 권해드립니다. 가령 제품의 제조국가라든지, 우리제품이 추후에 판매될 수 있는 국가들에 대해서는 그렇지 않은 국가들보다 우선적으로 검토해볼 필요가 있겠습니다. 미국에서 뜨고 있는 브랜드에 대해서 다른 나라에서 제삼자가 먼저 상표등록을 해놓는 경우가 많이 발생하기 때문에, 다른 나라에서의 상표등록 검토도 비교적 초기에 진행하는 것이 좋겠습니다.
채희동 변호사 (hdchae@lucemlaw.com)
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