연방법원에서 특허침해소송이 진행될때 일반적으로 특허의 유효성 (Validity of Patent), 특허침해여부, 손해배상액 산정 등의 이슈들이 다루어지며, 이 중에서 특허가 유효한지 아니면 무효인지에 대해서는 연방법원뿐 아니라 미국특허청에서도 진행할 수 있습니다.
특허청의 PTAB (Patent Trial and Appeal Board)에서 관할하는 특허무효심판은 크게 PGR (Post Grant Review)와 IPR (Inter Pates Review)가 있으며, 금융상품이나 서비스에 대한 방법특허에 대해서 진행하는 CBM (Covered Business Method review)도 있습니다. 일반적으로 특허등록일로부터 9개월 이내에는 PGR을, 9개월 이후에는 IPR이나 CBM을 진행할 수 있으며, 특허침해소송이 제기된 이후에 IPR을 제기하고자 한다면 소송시작일(정확하게는 Service날짜)로부터 1년이내에 제기되어야 하겠습니다.
일반적으로 특허청에서의 특허무효심판은 연방법원에서의 특허무효 청구보다 비용이 저렴하고, 신속하게 진행되며, 특허청 판사들의 전문성이 높다라는 장점이 있습니다. 또한, 특허청 무효심판은 연방법원 소송에 비해 특허무효를 위한 입증책임이 낮기 때문에 특허를 무효화시키기에 더 유리하다는 장점도 있는데, 특허를 무효화시키기 위해서 연방법원에서는 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)를 제시하여야 하는반면, 특허무효심판에서는 증거우위의 입증(preponderance of evidence)만을 제시하면 되겠습니다.
IPR의 경우는 특허를 무효화시킬 수 있는 근거가 선행기술 특허나 문헌에 의한 신규성이나 진보성 부재로 제한되는 반면, PRG이나 CBM의 경우는 신규성이나 진보성 부재뿐 아니라 성립성 부재, 기재불비 등의 근거들도 제시할 수 있습니다. 특허침해소송의 피고에 의해 많이 활용되고 있는 IPR의 경우 특허무효의 근거가 신규성이나 진보성 부재로 제한되기 때문에 특허를 무효화시킬 수 있는 근거가 prior sale, prior public use, 성립성 부재, 기재불비, inequitable conduct 등에 있다면 이러한 이슈들은 연방법원에서 다루어져야 하겠습니다. 특허침해소송을 대응하는데 있어서 특허무효심판의 활용여부에 대해서는 소송초기부터 면밀히 검토되어야 하겠습니다.
채희동 변호사 (hdchae@lucemlaw.com)
Lucem PC
660 S Figueroa St. Suite 2300
Los Angeles, CA 90017
www.LucemLaw.com
(Office) 1-213-387-3630; (Fax) 1-213-863-6332