기능특허는 크게 명세서 도면 및 청구항으로 구성되며 특허의 권리범위는 청구항으로 표현됩니다. 하나의 특허가 다수의 청구항을 포함하는 것이 일반적이며 이중 하나의 청구항이라도 침해가 일어났다면 해당 특허에 대한 침해가 일어난 것입니다. 만약 침해주장제품이 청구항에 기술된 모든 구성요소 및 결합관계를 충족시킨다면 구성요소 완비의 법칙에 따라 침해주장제품은 해당청구항을 침해한 것입니다.
청구항을 작성할 때 권리범위가 너무 좁으면 특허심사를 통과하기는 수월하나 특허침해를 피해가는 것도 수월해지는 단점이 있으며 권리범위가 너무 넓으면 특허심사를 통과하기 어렵지만 일단 특허를 받으면 특허침해를 피해가기가 쉽지 않은 장점이 있습니다. 따라서 특허심사 통과 가능성과 특허침해 회피 가능성을 염두에 두고 청구항의 권리범위를 잡아야 합니다.
청구항은 크게 독립항과 종속항으로 구분되며 독립항은 그 자체로 완결되게 기술되는 청구항인 반면 종속항은 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 그 내용을 모두 포함한 후 추가적인 구성요소나 결합관계를 포함하는 청구항입니다. 독립항에 대한 특허침해가 일어나지 않았다면 그 독립항을 인용하는 모든 종속항들은 자동으로 특허침해가 일어나지 않은 것이므로 독립항의 권리범위는 가급적 넓게 기술될 필요가 있습니다.
그러나 특허가 확보되었다 하더라도 특허무효심판에서 특허청구항이 무효화될 수 있고 그러한 비율이 상당히 높으며 권리범위가 넓은 독립항이 무효화될 가능성이 더 높기 때문에 특허침해소송에서의 승소가능성을 높이기 위해서는 종속항의 권리범위를 잘 잡는 것이 중요합니다.
청구항의 권리범위를 잡는데 있어서 경쟁사가 우리특허를 검토하여 우리 발명의 장점은 가져가면서 특허는 피해가고자 하는 시도를 할 수 있다는 것을 염두에 두고 이를 효과적으로 무력화시키기 위한 다양한 권리범위의 독립항들과 종속항들의 조합을 만들어내야 합니다. 일반적으로 발명자가 발명의 배경 구조 및 장점에 대해서 가장 잘 알고 있기 때문에 이러한 내용들을 특허전문가에게 잘 전달하여 청구항을 작성하는데 잘 반영될 수 있도록 해야 합니다.
채희동 변호사 (hdchae@lucemlaw.com)
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