새로운 브랜드명을 지어서 사용하고자 할 경우 상표 분쟁 리스크를 줄이기 위해 혼동 가능성이 있는 타인의 상표가 있지는 않은지 조사하여 검토하여야 하겠습니다. 우선은 특허청 데이터베이스를 조사하여 혼동 가능성이 있는 기존 등록상표나 출원상표가 있는지 조사하여 새로운 브랜드의 상표등록 가능성이 어느 정도 되는지 검토해 볼 수 있겠습니다. 다음으로는 경쟁사 상표 조사 구글 검색 아마존과 같은 온라인 비즈니스 플랫폼 조사 Yelp나 Instagram과 같은 플랫폼 조사 등을 조사해 볼 수 있겠습니다. 새로운 브랜드명으로 비즈니스를 하기 위해서는 이 두 가지 검토를 모두 통과하여야 하겠으며 상표심사에 1년 정도 소요되고 첫 심사 결과가 나오는데 6개월 정도 소요되는 것을 감안하여 새로운 브랜드 선정 및 상표출원은 미리 진행하는 것이 좋겠습니다.
상표등록 심사는 기존 등록상표를 조사하여 혼동 가능성이 있는 등록상표가 있을 경우 상표등록이 거절되겠으며 혼동 가능성 검토는 13개의 du Pont factors를 종합적으로 검토하여 판단하게 됩니다. du Pont factors에는 상표의 유사성 상품/서비스의 유사성 유통경로 소비자의 주의력 상표의 식별력 등이 있으며 이 중에서 상표의 유사성과 상품/서비스의 유사성이 특히 중요한 고려 사항이 되겠습니다.
만약 혼동 가능성으로 상표등록이 최종 거절되었고 새로운 브랜드명의 사용을 이미 시작했다면 혼동 가능성으로 인용된 상표에 대한 상표 침해가 일어났는지 검토하여 상표 사용을 중단하고 새로운 상표로 바꾸어야 할지에 대해서 검토하여야 하겠습니다. 상표 침해 판단도 혼동 가능성 여부로 판단하게 되는데 상표등록 심사에서의 혼동 가능성과는 다소 차이가 있습니다. 상표등록 심사에서의 혼동 가능성 검토는 등록상표에 기재된 내용과 출원상표에 기재된 내용을 중심으로 혼동 가능성을 판단하게 되나 상표 침해 판단에 있어서의 혼동 가능성 검토는 시장에서 소비자가 두 상표를 어떻게 경험하게 되는지를 중심으로 검토하여 혼동 가능성 여부를 판단하게 됩니다. 따라서 선행 등록상표와의 혼동 가능성으로 상표등록이 거절되었다 하더라도 상표 침해는 없는 것으로 판단될 수도 있겠습니다.
채희동 변호사 (hdchae@lucemlaw.com)
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